Регистрация товарного знака

133

Вопрос

При экспертизе товарного знака (заявлено два класса по МКТУ) по мнению эксперта один из заявленных классов может ввести в заблуждение потребителя, если доводы приведенные предприятием не устроят эксперта, то в регистрации товарного знака будет отказано или будет отказано только по одному классу?

Ответ

Да, в регистрации может быть отказано только по одному классу. При этом товарный знак по другому классу может быть зарегистрирован.

11.01.2012 Роспатентом принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010724019. При этом в решении указано, что данному товарному знаку правовая охрана предоставляется только для ряда товаров 7 класса МКТУ. Относительно товаров 11 и услуг 37 класса МКТУ заявленному обозначению отказано в предоставлении правовой охраны в связи с наличием охраняемых товарных знаков, имеющих более ранний приоритет и зарегистрированных на имя других лиц в отношении однородных товаров и услуг (Постановление 9 ААС от 23.04.2013А40−103855/2012).

В последнее время экспертиза Роспатента крайне негативно относится к регистрации подобных товарных знаков для товаров 25-го класса, небезосновательно полагая, что такая регистрация может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и места производства товаров. В свою очередь, возможность ввода потребителя в заблуждение — одно из оснований для отказа в регистрации товарного знака (п. 3 ст. 1483 ГК РФ). При подаче на регистрацию подобного обозначения очень высок риск того, что через 8 — 10 месяцев, рассмотрев заявку, эксперт Роспатента направит заявителю уведомление (предварительный отказ в регистрации).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».


Конкурент зарегистрировал товарный знак по другому классу. Как правообладателю оспорить регистрацию

«Одно и то же обозначение может использоваться в качестве товарного знака производителями разных видов товаров. Формально это не будет являться нарушением исключительных прав. Так, ст. 14.10 КоАП РФ устанавливает ответственность за незаконное использование товарного знака только в отношении однородных товаров. При этом если, например, марка солнечных очков и компьютеров звучит или выглядит одинаково, вряд ли потребитель решит, что их изготовителем является одно лицо. Но ситуация может быть и иной. Например, если два производителя под одним брендом производят одежду и аксессуары (часы, зонты) — это вполне может ввести потребителя в заблуждение. Недобросовестные участники рынка используют этот пробел в законодательстве для привлечения покупателей известных брендов (формально оставаясь в рамках закона). Для защиты своих интересов правообладателям приходится доказывать сходство спорных обозначений, а также недобросовестность в действиях конкурентов.

НЕОДНОРОДНОСТЬ ТОВАРОВ НЕ ОСВОБОДИТ ВЛАДЕЛЬЦА СХОДНОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Судебная практика по спорам о товарных знаках не отличается единообразием. В частности, это касается дел, связанных с использованием обозначений, сходных или аналогичных известным товарным знакам.

Так, в 2010 году компания-правообладатель оспорила в суде решение Роспатента об отказе удовлетворить возражения против регистрации ответчиком товарного знака «VACHERON CONSTANTIN». Заявление было мотивировано тем, что этот товарный знак зарегистрирован правообладателем для товаров 14-го класса МКТУ (часы, хронометры и другие аналогичные изделия).

Ответчик возражал, поскольку он зарегистрировал данный товарный знак в отношении иного — 25-го — класса МКТУ. К этому классу относятся одежда, обувь и головные уборы, а перечисленные товары не являются однородными по отношению к часам и подобным им товарам. Суды трех инстанций отказали в удовлетворении заявления компании. Главным для судов явился довод о неоднородности товаров, в отношении которых был зарегистрирован спорный товарный знак.

Однако ВАС РФ пришел к иным выводам. Суд установил, что компания пользуется широкой известностью во всем мире как символ часовой промышленности Швейцарии. Поэтому регистрация идентичного товарного знака по другому классу МКТУ может быть направлена на получение необоснованного преимущества за счет использования сложившейся деловой репутации известного бренда. При этом создается угроза возникновения заблуждения потребителя относительно товара или его изготовителя. В качестве обоснования своей позиции ВАС РФ сослался на ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а также на ст. 10 ГК РФ (постановление ВАС РФ от 24.04.2012 по делу № А40−73286/10- 143−625).

В 2011 году было рассмотрено аналогичное дело (оспаривание регистрации третьим лицом обозначения, тождественного известному бренду часов JAEGER-LECOULTRE по 25-му классу МКТУ). Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований правообладателя. Однако апелляция отменила решение.

Примечательно, что апелляционный суд попытался обосновать однородность таких товаров, как часы — с одной стороны, и одежда, обувь, головные уборы — с другой. Суд подчеркнул, что швейцарские часы JAEGER-LECOULTRE воспринимаются потребителями не только как прибор для измерения времени, но и как аксессуар, подчеркивающий уровень материальной состоятельности их владельца. Ответчик не отрицал, что производит и реализует под товарным знаком JAEGER-LECOULTRE одежду высокого качества в соответствующей стоимостной категории, круг потребителей которой также отличает достаточно высокий уровень доходов. Соответственно, суд указал, что круг потребителей, как часов, так и одежды под товарным знаком JAEGER-LECOULTRE, может совпадать.

По мнению суда, в кругу потребителей с достаточно высоким уровнем доходов складывается устойчивое представление о качественной и стоимостной взаимодополняемости таких товаров, как одежда, обувь, часы, аксессуары (запонки, пуговицы и т. п.). Для такого потребителя однородность товара в значительной степени определяется его качеством и стоимостью. Поэтому однородность признается, если товары по причине их природы могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Суд отметил, что угроза смешения зависит от нескольких обстоятельств: от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков; а также от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.05.2011 по делу № А40−126318/10−26−1045).

Для принятия решения об однородности товаров необходим совокупный анализ наличия всех признаков, а не одного из них. Неверно делать категоричный вывод об однородности продукции только на том основании, что у потребителя может возникнуть представление о принадлежности товаров одному и тому же производителю. В подобных случаях было бы более целесообразно апеллировать к подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. В соответствии с этой нормой не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. При этом условие однородности товаров здесь вообще не упоминается.*

С учетом рассмотренной практики представляется целесообразным внести изменения в п. 3 ст. 1484 ГК РФ, а именно исключить слова «в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров» и изложить ее в следующей редакции: «Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения».

Также целесообразно внести изменения в ст. 14.10 КоАП РФ, исключив из текста данной статьи слова «для однородных товаров» (как условие наступления административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака).

ЭКСПЕРТИЗА ПОМОЖЕТ ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ ОСПОРИТЬ РЕШЕНИЕ РОСПАТЕНТА

В качестве еще одной проблемы при рассмотрении споров о товарных знаках можно выделить ситуацию, когда Роспатент признает товарные знаки несходными до степени смешения, а суды занимают совершенно противоположную позицию.

В качестве примера обратимся к делу № А40−76934/10−12−481, суть которого заключается в следующем. Индивидуальный предприниматель обратился в суд с заявлением об оспаривании решения Роспатента. Основанием стал отказ в регистрации в качестве товарного знака обозначения «VALENTI men’s collection». В обоснование позиции Роспатент указал, что этот товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «VALENTINO» в отношении однородных товаров и услуг. Это в свою очередь приводит к формированию у потребителей ложного представления о качестве товаров и услуг, что является проявлением недобросовестной конкуренции. Сопоставив указанные товарные знаки, арбитражный суд не установил наличия между ними сходства по фонетическому и семантическому критериям. В связи с этим суд сделал вывод о возможности предоставления правовой охраны обозначению «VALENTI men’s collection» (решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.08.2010 по делу № А40−76934/10−12−481).

Как видим, сравнивая одни и те же противопоставляемые обозначения, Роспатент и суд могут прийти к совершенно противоположным выводам.

В другом случае суды трех инстанций поддержали решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, а ВАС РФ отменил судебные акты и признал решение Роспатента недействительным (постановление Президиума ВАС РФ от 14.12.2004 по делу № А40−50980/03−125−516). Какие же могут быть варианты решения данной проблемы?

По мнению ВАС РФ, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта. По общему правилу суд может разрешить его без назначения экспертизы. При этом ВАС РФ подчеркнул, что суд может разрешить вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений с позиции рядового потребителя, и специальных знаний для этого не требуется (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122).

Данный подход представляется не вполне оправданным. Следуя логике правоприменителя, можно прийти к выводу, что сравнение, например, подписей на предмет их идентичности, также может проводиться самим судом без назначения почерковедческой экспертизы. Да, безусловно, сравнивать почерки значительно сложнее. Но порой весьма затруднительно решить и вопрос о том, являются ли противопоставляемые товарные знаки сходными до степени смешения. Иногда грань между ними в смысле сходства настолько тонка, что правильно установить ее может лишь лицо, обладающее специальными познаниями.

Некоторые исследователи категорично заявляют о том, что «решить вопрос о контрафактности товара без проведения экспертизы, как правило, невозможно"1.

Бесспорно, что в некоторых случаях суд вполне способен самостоятельно решать подобные вопросы. Например, когда сходство настолько очевидно, что его установление совершенно не вызывает сомнений либо же эти сомнения минимальны. В иных случаях представляется целесообразным рекомендовать правоприменителям обращаться к лицам, имеющим возможность — в силу наличия специальных познаний — профессионально и правильно решить вопрос о степени сходства спорных средств индивидуализации. Иными словами, в случае наличия существенных затруднений при определении степени сходства товарных знаков имеет смысл обращаться за содействием к экспертам. Полученное экспертное заключение подлежит оценке судом наряду и в совокупности с иными полученными по делу доказательствами.

ЭКСПЕРТИЗА СХОДСТВА НАИМЕНОВАНИЙ НЕОБЯЗАТЕЛЬНА, НО УВЕЛИЧИВАЕТ ШАНСЫ НА ВЫИГРЫШ ДЕЛА

В случае привлечения к участию в деле эксперта возникает три основных вопроса: кто может выступать инициатором назначения экспертизы, кто может осуществлять экспертизу и что должно выступать ее предметом.

В силу ст. 25.9 КоАП РФ в качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного заключения.

В соответствии с действующим законодательством назначение экспертизы является правом, а не обязанностью суда. Суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия участвующих в деле лиц (ч. 1 ст. 82 АПК РФ).

В АПК РФ предусмотрено лишь несколько случаев, когда суд может назначить экспертизу по своей инициативе: если назначение экспертизы 1) предписано законом или предусмотрено договором; 2) необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо 3) если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы (ч. 1 ст. 82). Такая ситуация объясняется необходимостью оплачивать услуги эксперта, затрачивать дополнительное время, что неизбежно затягивает разбирательство, и др. Именно поэтому суд может, а не обязан назначать экспертизу.

Таким образом, назначение экспертизы не является обязательным в делах об определении признаков контрафактности товара. Правообладателю лучше самому ходатайствовать о привлечении эксперта, чтобы снизить риск вынесения неверного решения.»

19.12.2014



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.