Лицензионный договор на передачу прав на товарный знак

119

Вопрос

Товарный знак зарегистрирован на юр. лицо, в котором 2 участника физика. Один из участников выходит из состава участников и начинает новый бизнес. Как эти лица - физики могут решить вопрос с использованием товарного знака, учитывая что второй оставшийся в ООО партнер не возражает против его использования. Вариант б) Возражает против использования.

Ответ

В случае если партнер не возражает против использования, то может быть заключен лицензионный договор на передачу прав на товарный знак. В случае если партнер возражает против использования товарного знака, он выплачивает второму участнику стоимость его доли и в том числе доли в товарном знаке.

Согласно ст. 26 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ в случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества. При этом общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из общества, либо с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. Действительная стоимость доли участника общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительной стоимости его доли, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Пунктом 16 постановления Пленума В С РФ и Пленума ВАС РФ от 09.12.1999 № 90/14 разъяснено, что при разрешении споров, связанных с выходом участника из общества, судам необходимо исходить из следующего: согласно статье 26 Закона участник общества вправе в любое время выйти из него независимо от согласия других участников либо самого общества; выход участника из общества осуществляется на основании его заявления, с момента подачи которого его доля переходит к обществу.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».


Согласование существенных условий лицензионного договора: риски для лицензиата

«При заключении лицензионного договора стороны должны согласовать его существенные условия: предмет,способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, вознаграждение* (о том, когда условие о награде является существенным и как его согласовать, см. отдельную рекомендацию Как сформулировать условие о вознаграждении, выгодное лицензиату). Кроме того, существенными считаются:


  • условия, по которым, как указала одна из сторон договора, должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ);

  • условия, которые в силу закона необходимо согласовать при предоставлении права использования конкретных объектов интеллектуальной собственности. Например, с 1 октября 2014 года при заключении лицензионного договора в отношении товарного знака требуется предусматривать не только «стандартные» существенные условия (предмет, способы использования объекта, лицензионное вознаграждение), но и перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования (п. 1.1 ст. 1489 ГК РФ, подп. «б» п. 148 ст. 3 Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).



  •  

Если стороны не сформулируют хотя бы одно из существенных условий, договор будет считаться незаключенным (п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 февраля 2014 г. № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными»). Причем, если предоставление права использования будет требовать государственной регистрации, регистрирующий орган откажется ее проводить.

Внимание! Выводы, приведенные в настоящей рекомендации, не распространяются на лицензионные договоры, заключаемые в упрощенном порядке

Гражданский кодекс РФ предусматривает ряд случаев, когда для заключения лицензионного договора не требуется согласовывать все существенные условия.

Такой особый (упрощенный) порядок предусмотрен для следующих договоров.

1. Лицензионный договор в отношении объекта авторского права или смежных прав, заключаемый путем выдачи открытой лицензии. В таком договоре можно не согласовывать условие о вознаграждении (п. 3 ст. 1286.1, п. 2 ст. 1308 ГК РФ).

2. Лицензионный договор в отношении программы для ЭВМ или базы данных, заключаемый по правилам пункта 5 статьи 1286 Гражданского кодекса РФ. В таком договоре существенные условия разрешено вовсе не согласовывать (абз. 2 п. 38.2 постановления от 26 марта 2009 г. Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Если стороны не согласуют иные условия, то риска признания договора незаключенным не возникнет. Однако лицензиату все же имеет смысл детально урегулировать отношения с контрагентом и сформулировать ряд условий, не относящихся к существенным. Особенно важно правильно выбрать вид лицензионного договора и согласовать обязанности сторон. Это в максимальной степени защитит интересы лицензиата.

Условие о предмете

В договоре необходимо указать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (далее — объект интеллектуальной собственности), право использования которого намерен получить лицензиат (подп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ).

Внимание! В отношении некоторых объектов интеллектуальной собственности нельзя заключить лицензионный договор

Оптимальная формулировка условия о предмете зависит в первую очередь от того, регистрировался объект интеллектуальной собственности в государственных органах или не регистрировался. В частности, есть ли у лицензиара документ, удостоверяющий исключительное право на объект (патент, свидетельство).

Объект не регистрировался

В этом случае сторонам имеет смысл совершить следующие действия:

1) максимально полно конкретизировать объект в тексте договора, а именно перечислить его индивидуализирующие признаки. Например, в отношении литературного произведения целесообразно указать название, жанр, объем (количество знаков) произведения и даже краткое описание его сюжета;

2) приложить к договору экземпляр объекта на материальном носителе (если это возможно). Например, если лицензиар предоставляет право использования музыкального произведения, к договору можно приложить оптический диск с его записью.

При соблюдении таких правил лицензиат полностью обезопасит себя от риска того, что в случае спора суд признает договор незаключенным в связи с несогласованностью предмета. Кроме того, лицензиату удастся существенно уменьшить вероятность недопонимания и споров с лицензиаром в отношении того, какой именно объект лицензиат вправе использовать по заключенному договору.

Пример того, как индивидуализировать предмет лицензионного договора о предоставлении права использования литературного произведения

В то же время зачастую сторонам бывает проблематично в точности описать предмет лицензионного договора и (или) идентифицировать объект интеллектуальной собственности, приложив к договору его материальный носитель. Такая проблема может возникнуть, например, тогда, когда предметом договора является секрет производства (ноу-хау). В данной ситуации сторонам достаточно установить общий характер сведений, предоставляемых лицензиату, и хотя бы примерный перечень материальных носителей (документов), которые лицензиар обязуется передать контрагенту.

Пример того, как индивидуализировать предмет лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау)

Лицензиат заключает лицензионный договор с общероссийской общественной организацией «Российское Авторское Общество». Можно ли не конкретизировать предмет договора, а указать, что договор заключен в отношении всех обнародованных произведений, входящих в репертуар лицензиара

Объект регистрировался

В такой ситуации сторонам необходимо указать номер и дату выдачи документа, удостоверяющего исключительное право на объект (подп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ). Копию такого документа (патента, свидетельства) имеет смысл приложить к договору.

Иные характеристики объекта можно не перечислять (в отличие от случая, когда объект не регистрировался). Это объясняется тем, что уже сам по себе факт государственной регистрации объекта позволяет индивидуализировать его среди других похожих объектов.*

Пример того, как индивидуализировать предмет лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака

Способы использования объекта интеллектуальной собственности

В договоре необходимо перечислить способы, которыми лицензиат будет вправе использовать объект интеллектуальной собственности (подп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ).

Конкретный перечень таких способов во многом зависит от самого объекта. Например, способы, которыми чаще всего используют товарный знак, приведены в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, способы использования произведения указаны в пункте 2 статьи 1270 Гражданского кодекса РФ и т. д.

Пример указания в лицензионном договоре способов использования музыкального произведения

Стороны вправе согласовывать условие о способах использования объекта следующим образом.

Во-первых, употреблять в отношении способов использования формулировки, которые отличаются от формулировок, содержащихся в нормах Гражданского кодекса РФ. Конкретный способ использования можно выразить абсолютно любыми языковыми приемами. Единственное требование к ним — это их определенность: у сторон должна быть ясность относительно того способа использования, права на который предоставляются. Иногда формулировки, отличные от тех, что содержатся в законе, позволяют более точно сформулировать пределы использования (это особенно актуально в свете развития технологий).

Пример того, как указать в лицензионном договоре способ использования музыкального произведения, отличающийся по своей формулировке от способов, предусмотренных в законе

Во-вторых, использовать фрагментарную передачу права на конкретный способ использования. Другими словами, можно максимально подробно описывать пределы использования объекта в рамках каждого предоставляемого способа. Вместе с тем, лицензиату, напротив, выгодно употреблять общие формулировки, указанные в Гражданском кодексе РФ, без каких-то специальных условий и оговорок. Это позволяет получить максимально широкий объем правомочий в отношении объекта.

В-третьих, указывать те способы использования, которые Гражданский кодекс РФ прямо не предусматривает. Главное, чтобы они не противоречили закону (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

В то же время в договоре не запрещено указать лишь один конкретный способ использования объекта (несмотря на то что в законе слово «способы» употреблено во множественном числе).

Пример указания в лицензионном договоре конкретного способа использования аудиовизуального произведения

Если стороны прямо не укажут тот или иной способ использования в тексте договора, будет считаться, что лицензиар не предоставил право использовать объект этим способом (абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ). Например, если договор будет содержать указание только на публичный показ произведения, лицензиат будет не вправе осуществлять его публичное исполнение."

15.12.2014

Недвижимость: что изменилось после 1 января 2017 года

Не пропустите 14 апреля большую онлайн-конференцию для юристов. Неподражаемый Роман Бевзенко обсудит с практикующими юристами и представителями Росреестра и МФЦ «Мои документы» проблемы нового закона о регистрации недвижимости.

Это бесплатно



Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.