Конкурент с помощью Роспатента лишил компанию товарного знака. Вернуть права удалось только в ВАС РФ

271
Суть спора: обжалование решения Роспатента, который удовлетворил требование конкурента о признании недействительной регистрации товарного знака за компанией-правообладателем, посчитав, что такая регистрация может вводить потребителей в заблуждение. Результат: решение Роспатента было оспорено, а компания-правообладатель смогла вернуть товарный знак, принадлежавший ее правопредшественнику с 1989 года. Номер дела: А40-85247/11-27-706 (прошло три инстанции и дошло до Президиума ВАС РФ).

 

Конкурент с помощью Роспатента лишил компанию товарного знака. Вернуть права удалось только в ВАС РФ
Дело выиграл Андрей Васин, патентный поверенный РФ

Обстоятельства спора

Еще в 1989 году на имя Особого конструкторского бюро «РИТМ» при Таганрогском радиотехническом институте им. В.Д. Калмыкова (далее – ОКБ «РИТМ» при ТРТИ, конструкторское бюро) были зарегистрированы товарные знаки «СКЭНАР» и «SCENAR». Их правовая охрана была предоставлена в отношении производимых конструкторским бюро товаров – физиотерапевтических приборов и аппаратов электростимуляции, которые относятся к 10 классу МКТУ (медицинские приборы). После регистрации этих товарных знаков один из разработчиков медицинского аппарата под названием «СКЭНАР» ушел из конструкторского бюро и открыл свою компанию – ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал», которая стала заниматься производством этих же медицинских аппаратов. В 1996 году от ее имени была подана заявка на регистрацию этих же товарных знаков, но уже в отношении услуг – 41, 42 класса МКТУ. Поскольку заявка была подана по другим классам МКТУ, Роспатент зарегистрировал эти товарные знаки на имя ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал». В апреле 1999 года истекал срок действия регистрации товарных знаков, принадлежавших конструкторскому бюро, поэтому его правопреемник (ТОО ОКБ «РИТМ») заблаговременно подал заявку на регистрацию этих же товарных знаков с расширенным перечнем классов – на этот раз в отношении товаров 09, 10, 16 и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ. Но регистрация фактически состоялась только в 2000 году. Впоследствии правопреемник был реорганизован в ЗАО «ОКБ “РИТМ”».

Таким образом, получалось, что товарные знаки были зарегистрированы за правопреемником конструкторского бюро заново с приоритетом от 1997 года, а не путем внесения изменений в предыдущее свидетельство, полученное еще самим конструкторским бюро. Именно этот факт впоследствии дал компании-конкуренту зацепку: регистрация прав ЗАО «ОКБ “РИТМ”» хронологически произошла уже после того, как компания-конкурент зарегистрировала свои права на товарные знаки в отношении 41 и 42 класса МКТУ.

Nota bene! К ложным или способным ввести в заблуждение обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности (п. 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утв. приказом Роспатента от 05.03.03 № 32).

Все это время обе компании фактически работали на одном рынке, производили одинаковые медицинские аппараты под одними товарными знаками. Но вскоре компания-конкурент начала предпринимать различные меры для того, чтобы лишить правопреемника конструкторского бюро товарных знаков. Самая серьезная попытка была предпринята в конце 2010 года, когда конкурент обратился в Роспатент с требованием признать недействительной правовую охрану товарных знаков, принадлежащих ЗАО «ОКБ “РИТМ”», в отношении всех товаров по 10 классу МКТУ. Роспатент эти требования удовлетворил.

По мнению Роспатента, правовая охрана спорных товарных знаков вводила потребителей в заблуждение. При этом он основывался на Законе РФ от 23.09.92 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – закон № 3520-1), действовавшем на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Аналогичная норма сейчас предусмотрена в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса.

ЦИТИРУЕМ ДОКУМЕНТ

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя (п. 3 ст. 6 закона № 3520-1).

Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя (подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ).

Роспатент посчитал, что ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» являлось более известным производителем медицинских аппаратов «СКЭНАР». Поэтому в целях защиты потребителей от заблуждения относительно производителя регистрация товарного знака за ЗАО «ОКБ “РИТМ”» была признана недействительной. «Такой вывод был сделан на основе представленных конкурентом документов, подтверждающих реализацию им медицинских аппаратов со спорными товарными знаками, а также на основании публикации в газете, – рассказывает патентный поверенный Андрей Васин. – В ней было указано, что разработчиком медицинского аппарата под названием «СКЭНАР» является бывший сотрудник бюро (именно его компания оспаривала принадлежность товарного знака конструкторскому бюро). На самом деле довод Роспатента о том, что бывший сотрудник бюро был соавтором разработанного прибора, не выдерживает критики, поскольку непонятно, каким образом это обстоятельство доказывает известность товарного знака «СКЭНАР», используемого ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал». Фактически из-за решения Роспатента ЗАО «ОКБ “РИТМ”» лишалось исключительного права на товарный знак, под которым оно в течение долгих лет производило медицинские аппараты. У компании были долгосрочные контракты на разработку и производство физиотерапевтической аппаратуры, маркированной этим товарным знаком, поэтому решение Роспатента могло повлечь за собой существенные убытки».

Что предприняли юристы

Nota bene! В апелляции конкурент подал заявление о возмещении судебных расходов в размере более 89 тыс. рублей. Однако в удовлетворении этого заявления ему было отказано. Дело в том, что конкурент был привлечен к делу как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора. А такие третьи лица (в отличие от третьих лиц, заявляющих данные требования) не могут рассматриваться как стороны, в пользу которых принимается судебный акт. Поэтому их судебные расходы взысканию не подлежат (п. 14 информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.12.07 № 121).

ЗАО «ОКБ “РИТМ”» (далее – заявитель) подало заявления в суд о признании недействительными решений Роспатента об удовлетворении возражения ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал» (далее – конкурент) и признании недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам «СКЭНАР» и «SCENAR». Обжалование решений Роспатента по каждому из этих двух товарных знаков происходило в рамках самостоятельных судебных процессов. В обоих делах заявитель получил отказы в трех инстанциях, однако дело по товарному знаку «СКЭНАР» удалось довести до Президиума Высшего арбитражного суда. Именно на стадии надзорной инстанции к делу подключился Андрей Васин.

Разработка правовой позиции. Решение Роспатента основывалось на том, что регистрация товарного знака за заявителем вводит потребителей в заблуждение. Но на самом деле заявитель обладал исключительным правом на спорный товарный знак в отношении 10 класса МКТУ в течение 22 лет, в том числе до создания компании-конкурента. Поэтому, по мнению юристов заявителя, ни о каком введении в заблуждение не могло быть и речи.

«В суде нужно было доказать, что спорный товарный знак был зарегистрирован на имя ЗАО «ОКБ “РИТМ”» до даты регистрации конкурента в качестве юридического лица. В частности, требовалось подтвердить, что ТОО ОКБ «РИТМ» (реорганизованное позже в ЗАО «ОКБ “РИТМ”») являлось правопреемником ОКБ «РИТМ» при ТРТИ, которое владело товарным знаком с 1989 года. Кроме того, позиция была построена еще и на том, что конкурент маркировал производимые им медицинские аппараты, относящиеся к 10 классу МКТУ, чужим товарным знаком без лицензионных соглашений на его использование и что приборы разных изготовителей стали известны именно под товарным знаком «СКЭНАР», а не как товары, изготовленные только ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал», – поясняет Андрей Васин.

Для подтверждения правопреемства между заявителем и конструкторским бюро пришлось поднять всю документальную историю появления этих организаций, а она была непростой. Оказалось, что бюро было создано еще в 1980 году на основе приказа Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР. Затем оно было переименовано в ОКБ «РИТМ» при ТРТИ, после чего в 1990 году на его базе было организовано арендное предприятие ОКБ «РИТМ». Это предприятие было образовано трудовым коллективом в целях аренды имущества института (ТРТИ). Арендное предприятие получило в аренду ОКБ «РИТМ» как имущественный комплекс, включая права на интеллектуальную собственность. Впоследствии на основании постановления главы администрации г. Таганрога было создано ТОО ОКБ «РИТМ», которое стало правопреемником арендного предприятия ОКБ «РИТМ». Позже товарищество было преобразовано в ЗАО «ОКБ “РИТМ”». Таким образом, на основании длинной цепочки реорганизаций видно, что заявитель являлся правопреемником конструкторского бюро, владевшего исключительными правами на товарный знак с 1989 года, то есть до регистрации компании-конкурента.

  При рассмотрении дела по другому товарному знаку («SCENAR») в суд была представлена справка ОАО «ГипроНИИмедпром» – эта компания ежеквартально собирает данные о выпуске и реализации продукции медицинского назначения организациями, которым выдана лицензия на производство медицинской техники. В справке было указано, что за 1992–1997 годы конкурентом было выпущено 66 приборов, тогда как заявителем было произведено более 900 приборов. Но суды отклонили данные из этой справки, поскольку у заявителя не было первичных документов о производстве и продаже приборов (в отличие от конкурента, который располагал такими документами и предъявил их в суде).

Чтобы опровергнуть довод о том, что известным производителем медицинских приборов с товарным знаком «СКЭНАР» был только конкурент, юристы заявителя собрали документы, подтверждающие продажу этого товара в течение длительного времени. В этих целях в суд были представлены договоры на производство научно-исследовательских, конструкторских и технологических работ, поставку медицинской техники, маркированной спорным обозначением, которые свидетельствовали о широком использовании именно ОКБ «РИТМ» указанного товарного знака в отношении медицинской техники.

Обжалование судебных актов. При оспаривании решения Роспатента конкурент был привлечен в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Он в свою очередь представил договоры купли-продажи медицинских аппаратов «СКЭНАР», документы, свидетельствующие об их исполнении, а также документы на рекламное продвижение товара на рынке, заключенные с различными компаниями за период с 1992 по 1997 год. По мнению суда, эти документы подтверждали широкое распространение на территории России с 1992 года медицинских аппаратов с товарным знаком «СКЭНАР», производимых именно ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал». То есть использование этого товарного знака задолго до 1997 года – даты приоритета заявителя. Но тот факт, что заявитель являлся правопреемником компании, владевшей и использовавшей товарный этот знак с 1989 года, учтен не был.

 

В итоге суд первой инстанции отказал в иске, посчитав доказанным факт известности компании-конкурента как производителя приборов «СКЭНАР» и сделав вывод о возможности введения потребителя в заблуждение из-за регистрации этого же товарного знака на имя заявителя (решение Арбитражного суда г. Москвы от 31.10.11). Апелляционная и кассационная инстанции более детально рассмотрели вопрос о том, является ли заявитель правопреемником конструкторского бюро. Но они решили, что срок действия спорного товарного знака конструкторского бюро истек в 1999 году, тогда как за ТОО ОКБ «РИТМ» (впоследствии реорганизованного в ЗАО «ОКБ “РИТМ”») был зарегистрирован абсолютно новый товарный знак, и произошло это только в 2000 году (с датой приоритета – 1997 год). Таким образом, суды не согласились с тем, что заявитель был правопреемником ОКБ «РИТМ» при ТРТИ.

  В определении о передаче дела в Президиум ВАС РФ от 06.11.12 указано: хотя фактически было получено новое свидетельство, а не внесены изменения в первоначальное свидетельство на товарный знак, этот факт не влечет недействительность или прекращение правовой охраны товарного знака, и не означает отсутствие права на этот товарный знак у правопреемника. К сожалению, этот вывод не был включен в текст постановления Президиума ВАС РФ от 05.02.13 № 12227/12.

Обращение в ВАС РФ. На стадии обращения в надзорную инстанцию к делу подключился патентный поверенный Андрей Васин. При подготовке надзорной жалобы основной упор делался на доказывание правопреемства заявителя и ОКБ «РИТМ» при ТРТИ, которое владело товарным знаком с 1989 года, а также на то, что конкурент маркировал продукцию, относящуюся к 10 классу МКТУ, чужим товарным знаком (у него не было прав на использование товарного знака для товаров, относящихся к 10 классу МКТУ). Кроме того, позиция строилась еще и на том, что само по себе спорное обозначение не указывает на какие-либо характеристики товара или его изготовителя и поэтому не может вводить потребителей в заблуждение относительно товара или изготовителя. Тройка судей, рассматривавших надзорную жалобу, обратила внимание на доводы заявителя и передала дело в Президиум Высшего арбитражного суда.

Проследив цепочку реорганизаций, надзорная инстанция согласилась с тем, что заявитель является правопреемником конструкторского бюро и поэтому исключительное право на товарный знак должно исчисляться с 1989 года. Таким образом, заявитель был правообладателем спорного товарного знака еще до регистрации компании-конкурента. При этом, изучив все документы, Высший арбитражный суд отметил, что медицинские аппараты со спорным товарным знаком выпускались обеими компаниями. А значит, они стали известны под товарным знаком «СКЭНАР», а не как товары, производимые ООО НИЛ МЭТ «ЛЭТ Медикал». Это обстоятельство свидетельствует о том, что регистрация спорного товарного знака за заявителем не может вводить потребителя в заблуждение относительно его изготовителя. Кроме того, суд обратил внимание на то, что при признании Роспатентом товарного знака недействительным в отношении всего 10 класса МКТУ был исследован только один вид товара – физиотерапевтические аппараты. Поэтому снятие правовой охраны со всех групп товаров (например, 2 – одеяла медицинские, 3 – приборы для массажа и т. д.) было признано надзорной инстанцией незаконным. Также на вынесение решения в пользу заявителя повлиял тот факт, что конкурент маркировал свою продукцию, относящуюся к 10 классу МКТУ, товарным знаком, который принадлежал заявителю, но при этом лицензионные соглашения на такое использование не заключались. Основываясь на этих выводах, Президиум ВАС РФ посчитал, что принятые судами трех инстанций постановления нарушают единообразие в толковании и применении норм материального права (п. 1 ч. 1 ст. 304 АПК РФ), поэтому судебные акты подлежали отмене.

Чего удалось добиться

Президиум ВАС РФ отменил все предыдущие судебные акты и признал недействительным решение Роспатента о прекращении правовой охраны на товарный знак «СКЭНАР» в отношении 10 класса МКТУ (постановление Президиума ВАС РФ от 05.02.13 № 12227/12). Теперь ЗАО «ОКБ “РИТМ”» планирует подать в суд заявление о пересмотре по новым обстоятельствам второго аналогичного дела, касающегося решения Роспатента, которое было принято по товарному знаку «SCENAR».

Кроме того, прецедентная позиция Президиума Высшего арбитражного суда помогла при обжаловании решения Роспатента, которым была отменена правовая охрана других товарных знаков ЗАО «ОКБ “РИТМ”» – «Scenar-therapy» («Скэнар-терапия») и «Scenar-examination» («Скэнар-экспертиза»). Права на эти товарные знаки компания зарегистрировала в 2002 году (в отношении товаров 09, 10, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ), но из-за возражений конкурента их регистрация тоже впоследствии была признана недействительной. Постановление Президиума ВАС РФ № 12227/12 по товарному знаку «СКЭНАР» было принято как раз в период судебного обжалования соответствующих актов Роспатента по знакам «Scenar-therapy» и Scenar-examination», поэтому в кассационной инстанции были отменены как предыдущие судебные акты по этим делам, так и решение Роспатента. Правовая охрана по этим товарным знакам теперь должна быть восстановлена (постановления ФАС Московского округа от 22.03.13 по делам № А40-22774/12-5-207, № А40-35884/12-5-333).



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль