Продукцию под товарным знаком компании производит сторонний изготовитель

4130
Какими договорами оформляется контрактное производство, когда продукцию под товарным знаком компании производит сторонний изготовитель.

В целях сокращения издержек или просто из-за отсутствия собственного производства многие компании обращаются для выпуска продукции под своим товарным знаком к сторонним изготовителям. Такая схема работы получила на практике название «контрактное производство».

Договора о производстве продукции недостаточно

Оформить этот процесс можно разными способами (договором подряда, поставки или смешанным договором), но какой бы договор ни заключали стороны, контрактное производство всегда предполагает использование чужой интеллектуальной собственности. Если стороны ограничатся только договором о производстве продукции и не оформят передачу товарного знака в соответствии с правилами четвертой части Гражданского кодекса, то правообладатель в отдельных случаях может лишиться своего брэнда. И довод о том, что он не планировал передавать права по товарному знаку изготовителю, а предполагал только его нанесение на продукцию, не сработает.

Контрактное производство оформляется как минимум двумя договорами

Компании, применяющие схему контрактного производства, могут оформить его поименованными в Гражданском кодексе договорами поставки, комиссии, подряда или же заключить смешанный непоименованный договор. Выбор конкретного варианта зависит от договоренности сторон и желания правообладателя участвовать в определенных этапах производственного процесса (закупать сырье, контролировать качество продукции). Но наиболее популярные способы оформления контрактного производства – это поставка и подряд.

Договор поставки. Это самый простой вариант оформления. Сторонами договора будут покупатель (обладатель товарного знака) и поставщик (изготовитель товаров). В договоре обычно прописываются условия об объеме производства за определенный период, сроки поставки, стоимость товара и порядок его оплаты, условия согласования макетов упаковок, правила приемки товара. Договор может включать в себя положения, связанные с выбором поставщиков сырья и контролем правообладателя за качеством товаров и др. Помимо этих общих условий для договора поставки договор обычно предусматривает ограниченное использование поставщиком товарного знака покупателя, в том числе запрет на продажу товара третьим лицам без согласия покупателя.

Договор подряда. В данном случае подрядчик (изготовитель товаров) обязуется произвести товары, маркированные товарным знаком заказчика (правообладателя). Один из вариантов «подрядной» схемы – производство товаров из давальческого сырья, полученного от заказчика (ст. 704 ГК РФ).

При любом варианте правообладатель передает изготовителю право использовать свой товарный знак. Поэтому помимо договора о контрактном производстве (в форме поставки, подряда и т. п.) необходимо заключить лицензионный договор, подлежащий регистрации в Роспатенте (п. 2 ст. 1235, п. 2 ст. 1232, п. 1 ст. 1489 ГК РФ). Такой договор должен предусматривать условие о размере вознаграждения лицензиара или порядке его определения, иначе он признается незаключенным (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

Таким образом, контрактное производство должно оформляться по крайней мере двумя договорами: об изготовлении товаров и о передаче товарного знака. Однако, как показывает практика, стороны иногда пренебрегают подобными «формальностями».

Гарантийное письмо не заменит лицензионный договор

Незарегистрированный лицензионный договор признается недействительным (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Поскольку закон не устанавливает его оспоримости, он является ничтожной сделкой (ст. 165, 168 ГК РФ). Несмотря на это однозначное указание Гражданского кодекса, зачастую стороны игнорируют процедуру регистрации и ограничиваются гарантийным письмом правообладателя, в котором он указывает, что согласен с тем, что сторонний изготовитель будет производить продукцию с его товарным знаком, либо включают аналогичные положения в текст договора на контрактное производство.

Но судебная практика относится к таким письмам неоднозначно. Например, на тот факт, что гарантийное письмо не может служить заменой лицензионному договору, указывает постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05.06.06 № Ф08-2316/2006-966А. В нем суд признал, что предприниматель, использовавший в своей рекламе товарный знак «Sela», делал это незаконно. Хотя правообладатель дал свое согласие на такое использование, суд решил, что право изображать чужой товарный знак в рекламе можно получить только на основании зарегистрированного лицензионного договора.

Отказываясь от заключения лицензионного договора, стороны исходят из того, что по такому договору лицензиат производит продукцию под чужим товарным знаком для себя. А поскольку при контрактном производстве вся маркированная продукция переходит в распоряжение правообладателя, в заключении лицензионного договора нет необходимости. Однако из определения лицензионного договора видно, что его предмет – право использования товарного знака. А использование – это, в частности, размещение товарного знака «на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации» (подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Под такое широкое определение подпадает и производство товаров третьим лицом в интересах правообладателя.

Таким образом, лицензионный договор – это единственный установленный законом способ передачи исключительных прав на товарный знак. Если правообладатель разрешил использовать свой товарный знак, не оформив это лицензионным договором, то с точки зрения закона такое разрешение ничтожно. Более того, изготовитель, который производит продукцию под чужим товарным знаком, формально нарушает запрет на использование товарного знака без разрешения правообладателя (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). То есть, изготавливая продукцию по заказу правообладателя, он формально производит контрафактный товар (п. 1 ст. 1515 ГК РФ).

В арбитражной практике почти нет прецедентов, когда суды признавали бы возможность передачи прав на использование товарного знака при отсутствии зарегистрированного лицензионного договора. В большинстве случаев суды строго придерживаются буквы закона: если договор о распоряжении товарным знаком (или дополнительное соглашение к нему) не зарегистрирован в Роспатенте, значит, он ничтожен (определение ВАС РФ от 02.07.07 № 7511/07, постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29.09.08 № КГ-А40/9025-08-П). Например, Федеральный арбитражный суд Московского округа пришел к выводу, что права на использование товарного знака нельзя передать по договору об участии в производстве, «поскольку такой договор, не зарегистрированный в уполномоченном органе (Роспатенте), не является лицензионным» (постановление от 28.11.07 № КА-А40/11970-07, определение ВАС РФ от 17.03.08 № 3327/08).Если лицензионный договор не зарегистрирован – товарный знак не используетсяЕще одна опасность контрактного производства без заключения лицензионного договора заключается в том, что правообладатель в отдельных случаях может утратить право на свой товарный знак. Ведь использование товарного знака – необходимое условие его правовой охраны. А Палата по патентным спорам не признает использованием выдачу контрагенту разрешения производить маркированную товарным знаком продукцию, если оно не подкреплено лицензионным договором.Цитируем документ. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался (п. 1 ст. 1485 ГК РФ).

Допустим, компания, зарегистрировавшая за собой этот товарный знак, сама не занимается производством товаров. Все товары, на которых он ставится, производят сторонние изготовители на основании гарантийных писем. После трех лет такого «использования» брэнда любой конкурент правообладателя сможет потребовать досрочного прекращения охраны товарного знака и зарегистрировать его за собой.

Реальность такого поворота событий подтверждает указанное выше постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28.11.07 № КА-А40/11970-07. В 1996 году компания-правообладатель зарегистрировала за собой товарный знак, а в 2005 году передала права на его использование кондитерской фабрике. Правообладатель заключил с кондитерской фабрикой договор об участии в производстве и договор поставки, согласно которому фабрика (поставщик) передавала правообладателю (покупателю) кондитерские товары, маркированные его товарным знаком. Таким образом, договор поставки фактически оформлял отношения по контрактному производству. В 2006 году одна из конкурирующих кондитерских компаний подала в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака в связи с его неиспользованием. Заявление было удовлетворено. Попытка бывшего правообладателя оспорить решение палаты и вернуть себе товарный знак закончилась неудачей. Чтобы доказать, что он действительно использовал свой брэнд, правообладатель представил суду договоры с кондитерской фабрикой, накладные, сертификаты происхождения и даже этикетки шоколада с изображением товарного знака. Суды отвергли эти доказательства, сославшись на то, что сам правообладатель не производил продукцию со своим товарным знакам, а кондитерская фабрика, с которой он заключил договор, не является лицензиатом (договор с ней не зарегистрирован в Роспатенте).

По мнению суда и палаты, в данном случае правообладатель сам не использовал товарный знак. Он не производил маркированную продукцию, не рекламировал ее и не выдавал никому лицензии на ее производство. Он лишь покупал у кондитерской фабрики маркированную продукцию. Товарный знак использовала кондитерская фабрика, причем делала это без всяких законных оснований. Аналогичные выводы содержит постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.05.08 № 09АП-18111/2007-АК. В данном деле правообладатель представил доказательства того, что его товарный знак используют сразу несколько компаний на основании письменных соглашений. Но поскольку ни одно из таких соглашений правообладатель не зарегистрировал в Роспатенте, суд признал, что он не использовал свой товарный знак.

При контрактном производстве выгоднее, если продукция будет производиться из материалов изготовителя

Поскольку у изготовителя выше объемы закупки сырья, а значит, он может закупать его по более низкой цене. Кроме того, в связи с приобретением и последующей продажей сырья изготовителю у правообладателя может возникнуть дополнительная налогооблагаемая база по НДС.С точки зрения налогообложения заключение договора поставки выгоднее договора подряда. Это можно использовать, оформляя контрактное производство.В случаях, перечисленных в Налоговом кодексе, реализация ряда товаров по договору поставки не облагается НДС (п. 2 ст. 149 НК РФ) или облагается налогом по ставке 10 процентов (ч. 2 ст. 164 НК РФ). А работа по производству того же самого товара в рамках договора подряда облагается НДС по ставке 18 процентов.



Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Академия юриста компании

Академия

Смотрите полезные юридические видеолекции

Смотреть

Cтать постоян­ным читателем журнала!

Cтать постоян­ным читателем журнала

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

Рассылка

Опрос

Вы когда-нибудь меняли предмет или основание иска?

  • Да, все прошло хорошо 30.3%
  • Нет, никогда 30.3%
  • Да, но были сложности 39.39%
Другие опросы

© Актион кадры и право, Медиагруппа Актион, 2007–2016

Журнал «Юрист компании» –
первый практический журнал для юриста

Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Юрист компании».


  • Мы в соцсетях

Входите! Открыто!
Все материалы сайта доступны зарегистрированным пользователям. Регистрация займет 1 минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
×

Подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

В рассылках мы вовремя предупредим об акции, расскажем о новостях в работе юриста и изменениях в законодательстве.

×
Только для зарегистрированных пользователей

Всего минута на регистрацию и документы у вас в руках!

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль